Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes (Los Lunes de patentes)

10:00 - 10:10 h. Bienvenida e inauguración

Ponente: Guillem Íñiguez

10:10 - 13:00 h. G1/24 and its broader implications: overview of claim interpretation in patent law *

Ponente: Mathieu de Rooij

• Introduction to G1/24: referral by the Technical Board of Appeal (T0439/22) 
• Case background
• Patent’s claims vs. description divergence
• Trigger for referral: inconsistencies in claim interpretation jurisprudence
• Key questions referred
• EPO’s traditional “claims-only” approach vs. cases supporting description-guided interpretation
• Comparative practices in other jurisdictions: Unified Patent Court (UPC), US, GB, Asia-Pacific...
• Implications of G1/24 on patent practice:
• Potential impact on patent drafting and prosecution
• Potential changes in EPO examination and opposition divisions
• Multi-jurisdictional disputes

* (La ponencia será en castellano con diapositivas en inglés)

15:00 - 18:00 h. Cómo, a un solicitante español, se le debe redactar y adaptar/modificar sus solicitudes de patente (prioritaria, PCT e IP5) para optimizar la protección y los costes en su “intento de obtener una protección genuina e internacional” *

Ponente: Pascual Segura

De las solicitudes de patente que se presentan cada año en el mundo (unos 3,6 millones en 2023), la gran mayoría (85% en 2021) se presentan como solicitud única (por ejemplo, sin otros miembros en su familia), típicamente en la oficina de patentes del país de residencia del solicitante y usando la vía nacional. Seguramente la mayoría de estas single patent applications son iniciativas que, o bien resultan fallidas, o bien pretenden obtener “beneficios no genuinos” derivados más de la propia existencia de la solicitud que de la existencia de una protección genuina (patente concedida, válida y enforceable).

Las decisiones sobre presentaciones de solicitudes de patentes responden a un amplio espectro de situaciones de partida, y están siempre sometidas a vicisitudes futuras. No obstante, una situación relativamente frecuente es aquella en la que, en principio, lo que se pretende es obtener protección de una materia técnica (“la invención”) con interés industrial o comercial, que la protección sea válida y enforceable para disuadir al posible imitador (evitando pleitos y propiciando licencias), y que la protección se extienda a los países que se consideren más importantes. En la mayoría de los casos estos países incluyen los EE. UU., algunos miembros del EPC (DE, GB, FR, IT, ES, CH...) y algunos de los países asiáticos de las IP5 Offices (CN, JP, KR). A esta situación, que aquí denominamos “intento de obtener una protección genuina e internacional”, es a la que se refiere la presente ponencia.

La perspectiva de la ponencia es la de un solicitante residente en España que intenta optimizar su inversión, tanto económica (honorarios de los profesionales externos, tasas de las oficinas, gastos de traducción, etc.) como de cualquier otro de tipo (tiempo y esfuerzo de directivos, inventores, administrativos, etc.). Da lo mismo si el solicitante contempla la explotación en exclusiva, la transferencia de los derechos (cesiones, licencias...), o situaciones mixtas (p. ej. la explotación en algunos países y la transferencia en otros).

Aunque los sistemas de patentes mencionados tienen muchas cosas en común, en la práctica todavía hay diferencias importantes que deben ser tenidas en cuenta al redactar las solicitudes prioritaria y PCT, y obviamente también al entrar la PCT en las fases EP y nacionales. A pesar de estas diferencias, y pensando siempre en el objetivo que el solicitante optimice su inversión, es una opinión bastante extendida (recogida p. ej. en el WIPO Patent Drafting Manual, 2ª ed. 2022, y en el “Curso sobre redacción de patentes: Preparation of Claims, Description, and Drawings” impartido por el ponente) que un mismo redactor, con un enfoque internacional, debe redactar (en inglés, con US spelling) la solicitud prioritaria y la PCT, de forma que la solicitud PCT en inglés, con unas mínimas adaptaciones que haga el mismo redactor, sea adecuada para la EPO y la USPTO; y que, convenientemente traducida, también lo sea para las oficinas de CN, JP y KR.

En la presente ponencia:

- Se indicarán una docena de diferencias que deben tenerse en cuenta a la hora de redactar.
- Se describirá la metodología que permite una redacción con enfoque internacional.
- Se explicará cómo deben estructurarse los grupos de dependencia de reivindicaciones, previendo tanto las modificaciones que puedan forzar los examinadores, como las modificaciones que le puedan interesar al solicitante; en particular, para que el solicitante/titular, en la tramitación de su solicitud o en una acción judicial con su patente, pueda hacer - sin adicionar materia - limitaciones a reivindicaciones específicas que, aunque no estaban escritas como reivindicaciones “numeradas”, ya existían embebidas como reivindicaciones “reales”.
- Finalmente, se darán algunas recomendaciones prácticas sobre profesionales y estrategias ante las oficinas, para que el solicitante español tenga éxito en su “intento de obtener una protección genuina e internacional”.

* (La ponencia será en castellano, con diapositivas en castellano o inglés)