Jornades d’estudi i d’actualització en matèria de patents (Els Dilluns de patents)

10:00 - 10:10 h. Benvinguda i inauguració

Ponent: Guillem Íñiguez

10:10 - 13:00 h. G1/24 and its broader implications: overview of claim interpretation in patent law *

Ponent: Mathieu de Rooij

• Introduction to G1/24: referral by the Technical Board of Appeal (T0439/22) 
• Case background
• Patent’s claims vs. description divergence
• Trigger for referral: inconsistencies in claim interpretation jurisprudence
• Key questions referred
• EPO’s traditional “claims-only” approach vs. cases supporting description-guided interpretation
• Comparative practices in other jurisdictions: Unified Patent Court (UPC), US, GB, Asia-Pacific...
• Implications of G1/24 on patent practice:
• Potential impact on patent drafting and prosecution
• Potential changes in EPO examination and opposition divisions
• Multi-jurisdictional disputes

* (La ponència s’oferirà en castellà, amb diapositives en anglès)

15:00 - 18:00 h. Com, a un sol·licitant espanyol, se li han de redactar i adaptar/modificar les sol·licituds de patent (prioritària, PCT i IP5) per optimitzar-ne la protecció i els costos en “l’intent d’obtenir una protecció genuïna i internacional" *

Ponent: Pascual Segura

De les sol·licituds de patent que es presenten cada any a tot el món (uns 3,6 milions el 2023), la gran majoria (85% el 2021) es presenten com a sol·licitud única (per exemple, sense altres membres a la seva família), típicament a l’oficina de patents del país de residència del sol·licitant i fent servir la via nacional. Segurament la majoria d’aquestes single patent applications són iniciatives que, o bé esdevenen fallides, o bé pretenen obtenir “beneficis no genuïns” derivats més de la pròpia existència de la sol·licitud que no pas de l’existència d’una protecció genuïna (patent concedida, vàlida i enforceable).

Les decisions sobre presentacions de sol·licituds de patents responen a un ampli espectre de situacions de partida, i estan sempre sotmeses a vicissituds futures. Tanmateix, una situació relativament freqüent és aquella en què, en principi, el que es pretén és obtenir protecció d’una matèria tècnica (“la invenció”) amb interès industrial o comercial, que la protecció sigui vàlida i enforceable per a dissuadir el possible imitador (evitant plets i propiciant llicències), i que la protecció s’estengui als països que es considerin més importants. En la majoria dels casos aquests països inclouen els EUA, alguns membres de l’EPC (DE, GB, FR, IT, ES, CH...) i alguns dels  països asiàtics de les IP5 Offices (CN, JP, KR). Aquesta situació, que aquí anomenem “intent d’obtenir una protecció genuïna i internacional”, és a la qual es refereix la present ponència.

La perspectiva de la ponència és la d’un sol·licitant resident a Espanya que intenta optimitzar la seva inversió, tant econòmica (honoraris dels professionals externs, taxes de les oficines, despeses de traducció, etc.) com de qualsevol altra mena (temps i esforç de directius, inventors, administratius, etc.). És igual si el sol·licitant contempla l’explotació en exclusiva, la transferència dels drets (cessions, llicències...), o situacions mixtes (p. ex., l’explotació en alguns països i la transferència en d’altres).

Tot i que els sistemes de patents esmentats tenen força coses en comú, a la pràctica encara hi ha diferències importants que s’han de tenir en compte a l’hora de redactar les sol·licituds prioritària i PCT, i òbviament també a l’hora d’entrar la PCT en les fases EP i nacionals. Malgrat aquestes diferències, i pensant sempre en l’objectiu que el sol·licitant optimitzi la inversió, és una opinió força estesa (recollida p. ex. en el WIPO Patent Drafting Manual, 2a ed. 2022, i en el “Curs sobre redacció de patents: Preparation of Claims, Description, and Drawings" impartit pel ponent) que un mateix redactor, amb un enfocament internacional, ha de redactar (en anglès, amb US spelling) la sol·licitud prioritària i la PCT, de manera que la sol·licitud PCT en anglès, amb unes mínimes adaptacions que faci el mateix redactor, sigui adient per a l’EPO i l’USPTO, i que, convenientment traduïda, també ho sigui per a les oficines de CN, JP i KR.

En aquesta ponència:

- S’indicaran una dotzena de diferències que cal tenir en compte a l’hora de redactar.
- Es descriurà la metodologia que permet una redacció amb enfocament internacional.
- S’explicarà com s’han d’estructurar els grups de dependència de reivindicacions, preveient tant les modificacions que puguin forçar els examinadors, com les modificacions que puguin interessar al sol·licitant; en particular, per tal que el sol·licitant/titular, en la tramitació de la sol·licitud o en una acció judicial amb la patent, pugui fer - sense afegir matèria - limitacions a reivindicacions específiques que, tot i no estar escrites com a reivindicacions “numerades”, ja existien com a reivindicacions “reals”.
- Finalment, s’oferiran algunes recomanacions pràctiques sobre professionals i estratègies davant les oficines, per tal que el sol·licitant espanyol tingui èxit en “l’intent d’obtenir una protecció genuïna i internacional”.

* (La ponència s’oferirà en castellà, amb diapositives en castellà o anglès)